A denominação usual do
Produto ou Serviço e a Caducidade do Registo
Qualquer marca, para o ser, tem que ter capacidade
distintiva no momento do registo[1] e [2]; não tem relevância que
não tivesse antes, desde que no momento do registo já tenha adquirido a
capacidade de identificar os produtos e/ou serviços para os quais foi criada
por não existir outra marca igual ou confundível com a sua (por o grafismo ou
escrita serem semelhantes e por representarem produtos ou serviços iguais ou
semelhantes) – artigos 222º e 238º a 242º do CPI. Esta capacidade não tem que
acompanhar a marca apenas no momento do registo, ela tem que estar presente
durante toda a vida da marca[3] e caso deixe de existir
isso pode relevar ao nível da manutenção do registo.
Uma das vicissitudes que
pode fazer com que a marca perca a sua capacidade distintiva é facto de esta se
tornar na designação usual do produto (ou no que parte da doutrina chama, de
denominação genérica[4]),
de a marca se tornar no nome “vulgar” do produto, e que pode acontecer por
várias razões (pela forma como o produto foi publicitado ou pelo próprio
grafismo da marca) levando a que a partir daí uma marca se torna no que designa
os artigos daquela espécie, daquele material especifico ou com aquelas qualidades,
não havendo outra forma pela qual se “possa” denominar aqueles produtos – são
exemplos paradigmáticos deste fenómeno a marca «Thermos», que passou a designar
todos os recipientes fechados utilizados para
manter alimentos quentes ou a marca e «Cellophane» que passou a designar
qualquer tipo de papel que fosse fino e transparente feito a partir de celulose.
O facto de uma marca se tornar na designação usual
do produto parece não trazer grande problema à primeira vista, parece até algo
benéfico e que pode comprovar a boa aceitação que o produto teve pelos
consumidores que até passaram a conhecer aquele produto pela marca e não pela
sua espécie. Contudo, e pensando no que as marcas precisam ter para serem
registáveis, uma marca que antes do registo se apresente como denominação usual
de um produto não pode ser registada por duas razões essenciais: não tem
capacidade distintiva pois já é a denominação daquele produto e, por outro
lado, se permitíssemos o registo, íamos criar uma situação insustentável -
outras empresas concorrentes que comercializassem o mesmo produto ou serviço
iam estar impossibilitadas de usarem o nome do produto por este ser uma marca
de outra empresa[5],
gerando um monopólio o que atenta contra a livre concorrência[6]. As razões que impedem o
registo por a marca ser a denominação usual também vão afetar o registo da
marca quando o facto de se tornar a denominação usual for um facto
superveniente ao registo – temos uma extinção dos direitos sobre a marca que o
registo concedeu[7],
por caducidade.
A caducidade do Direito
de Marca está presente no nosso ordenamento desde 1984[8]
e desde de então as causas de caducidade têm sido várias sendo que, com a
Diretiva 2008/95/CE passam a estar contempladas no CPI causas de caducidade
gerais, no artigo 37º, ou seja, por ter passado o prazo de 10 anos sem ter sido
feita renovação – artigo 255º, e por não terem sido pagas as taxas referentes ao registo ou à renovação; e
temos causas de caducidade específicas do direito de marca – caducidade por uso
não sério da marca (artigos 269º, nº1 do CPI e 51º, nº1, alínea a) do
Regulamento[9]
sobre a Marca Comunitário – RMC), caducidade por vulgarização (artigos 269, nº2,
alínea a) do CPI e 51º, nº1, alínea b) do RMC); e caducidade por decetividade
superveniente (artigos 269º, nº2, alínea b) do CPI e 51, nº, alínea c) do RMC).
Perante o problema de a marca se ter tornado na
denominação usual do produto, temos um tipo de caducidade específico,
caducidade por vulgarização que foi objeto de tratamento diferente em vários
ordenamentos jurídicos e dentro de cada ordenamento gerando várias opiniões
doutrinais culminando a resolução da questão, ao nível da União Europeia, com a
Diretiva 89/104/CEE[10] do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988 e, posteriormente, com a mais recente Diretiva 2008/95/CE.
Antes das Diretivas, já se tentava responder à questão de saber como é que
ocorreria a caducidade do registo do Direito de Marca, qual era o tratamento
legal que deveria ser dado ao problema. Assim, surgem 3 correntes de tratamento
desta questão, uma posição subjetiva, uma posição objetiva e uma posição
intermédia sendo que todas elas acabaram por ter aplicabilidade em pelo menos
em algumas fases de certos ordenamentos jurídicos.
A posição Subjetiva trata
este problema dizendo que só existirá caducidade quando “houver uma renúncia
tácita, mas inequívoca, do respetivo titular”[11],
ou seja, o facto de a marca se tornar na denominação normal do produto não era
entendida como motivo de caducidade mas sim reconduzida à figura da renúncia.
Esta posição logrou nos países que não entendiam a vulgarização da marca como
facto autónomo que reconduzia à caducidade; teve expressão em Portugal em
alguma jurisprudência[12]
e tendo sido adotada por Pinto Coelho[13],
em Itália e em França também acabou por ser apoiada
por alguma jurisprudência. O entendimento era o de que a vulgarização seria uma
“sanção” para a inação do proprietário da marca[14].
A posição Objetiva encontra-se no oposto doutrinal,
o comportamento do proprietário não tinha qualquer relevo, nem por ação de
defesa, nem por inação, bastava o facto de os consumidores passarem a ter
aquela marca como denominação usual do produto e a caducidade operava. Esta
posição encontrou expressão na doutrina Italiana sendo de nota, principalmente
a partir do caso relativo à já mencionada marca «Cellophane». Esta posição
encontrou, contudo, expressão nos Estados Unidos da América, ainda que com uma
pequena variante: com a caducidade os concorrentes poderiam utilizar aquela
maraca enquanto denominação usual do produto mas apenas a título descritivo do
seu produto ou serviço mantendo, até certo ponto, a titularidade do
proprietário da marca “caducada”; era ainda necessário que o proprietário
tivesse contribuído de alguma forma negativa, para essa generalização[15].
Por último, encontramos a
posição intermédia que nos vem dizer que para estar perante um caso de
caducidade é necessário preencher dois requisitos, um objetivo e outro
subjetivo. Relativamente ao primeiro, é necessário que todos os intervenientes
da linha de comercialização tratem aquela marca como denominação usual do produto,
ou seja, não apenas os consumidores como na conceção objetiva pura, mas também
os produtores e os comerciantes e até outros agentes económicos desde que
inseridos no círculo de comercialização daquele produto ou serviço. O segundo
requisito vem dizer que a caducidade só ocorre no caso de o proprietário da
marca ter contribuído para essa vulgarização da marca, tanto por ação como por
omissão[16].
Esta conceção foi sufragada por alguma doutrina Italiana e defendida pela
Doutrina e Jurisprudência alemã, contudo, o maior exemplo da aplicação desta posição ocorreu com o artigo 5º, nº4 d aLei Benelux de
1962[17]. Na base desta posição
temos a conceção de que outra solução poderia levar a resultado injustos pois
um proprietário que fez tudo da forma correta e que foi pela sua boa
publicidade e marketing que a marca se tornou na denominação usual do produto,
ver os seu direito diminuído ou esvaziado por isso, tornando-se numa vantagem
para os seus concorrentes que passam a poder, de certa forma, usufruir do seu
trabalho[18].
Depois do exposto cumpre saber que opção tomou o legislador e qual a
posição adotada pela Diretiva 2008/95/CE que passou a vigorar em todos os
Estados-Membros (trata-se de uma Diretiva, assim como a anterior Diretiva
89/104/CEE, de aproximação de legislações).
O sistema adotado pela Diretiva 2008/95/CE e os requisitos da Caducidade:
os Acórdãos do TJUE de 29 de Abril de 2004 e 27 de Abril de 2006
A Diretiva 89/104/CEE (e a mais recente Diretiva
2008/95/CE, no seguimento da anterior) veio a consagrar a posição intermédia
que era e é, a que parece conduzir a resultados mais justos e que melhor
conjuga as posições objetiva e subjetiva. Em ambas as Diretivas, o problema da
vulgarização da marca foi tratado do artigo 12º, nº2 dizendo que o direito irá
extinguir-se tendo em conta duas ideias, que a marca se tenha tornado na
denominação usual do produto e que tal seja fruto da ação ou inação do titular
desta. Na transposição da Diretiva, no Código de Propriedade Industrial de 1995
temos a caducidade por vulgarização tratada no artigo 216º e, com o Código de
2003 e todas as alterações até 2011, a caducidade é tratada no artigo 269º,
sendo o tipo de caducidade em estudo o consagrado no nº1, alínea a) do CPI e os
requisitos são os mesmo, a marca terá que se ter tornado na denominação usual
do produto e isso seja causado pela inação ou ação do proprietário do Direito
de Marca sendo ainda aplicável diretamente o artigo 51, nº1, alínea a) do RMC
que apresenta uma formulação semelhante.
Analisando cada
pressuposto em detalhe, vemos que tem que ocorrer uma vulgarização da marca no
comércio do produto em todos os “círculos económicos interessados”[19],
ou seja, para além dos consumidores, todos os intermediários entre empresa e
consumidor e inclusive produtores e fornecedores têm que denominar aquele
produto pela marca. O entendimento dado a este requisito já foi objeto de uma
Decisão do TJUE que veio esclarecer quem são os intervenientes do comércio que
têm que entender a marca como denominação usual do produto e que devem ser tidos em conta no momento de
decidir pela caducidade. O caso em questão foi resolvido pelo acórdão de 29 de
Abril de 2004 em que Tribunal Sueco perguntava que agentes comerciais deveria
ter em conta para apurar se uma marca se tinha tornado na denominação usual, se
apenas os consumidores enquanto agente final na cadeia do comércio, ou se
deveria ter também em conta todos os profissionais que operam no comércio do
produto. Tanto o Tribunal, como o advogado-geral nas suas conclusões, procuram
a resposta tendo em conta dois pontos, a capacidade distintiva da marca, per
si, enquanto representação gráfica suscetível de fazer distinguir a
proveniência daquele produto e a função da marca enquanto garantia para o
consumidor, ou outro utilizador final, que está a comprar o produto que tinha
adquirido antes. Apoiando-se nas redações das transposições da Diretiva nos
vários Estados - membros, o Tribunal responde que o requisito constante no
artigo 12º, nº2, alínea a), em concreto, a expressão “no comércio”, deve ser
entendido “no sentido de que, quando intervêm intermediários na distribuição ao
consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca
registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta
para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação
habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores
ou dos utilizadores finais e, em função das características do mercado do
produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na
comercialização desse produto.”[20]
O Tribunal não dá “uma
definição exata” do que será no comércio mas dá-nos todos os parâmetros com que
nos devemos guiar para decidirmos que intervenientes têm mais relevância na
classificação daquela marca como denominação usual. Se estivermos perante uma
empresa que produz e vende diretamente os seus produtos ao consumidor serão
estes últimos os que podem tornar a marca “vulgar”, por outro lado, se
estivermos a falar cadeias de distribuição muito longas sendo vários os
intermediários entre empresa e consumidores, o peso destes últimos e dos
intermediários será semelhante. Certo é, que colocar a vulgarização da marca, analisada apenas pelo ponto de vista dos
consumidores, não é a solução mais justa pois estes muito facilmente adotam
como denominação usual a marca e, por outro lado, os outros círculos do
comércio não adotam com tanta facilidade[21].
Quanto ao segundo
pressuposto, é necessário que o facto de a marca se ter tornado na denominação
comum decorra de uma ação ou omissão do titular desta. Sobre este pressuposto,
a doutrina tem entendido que raras vezes uma ação do titular, pelo menos
vantajosa para a marca[22],
conduzirá à vulgarização da marca sendo que o mais comum é que por inação do
titular da marca se vulgarize. Por inação do titular podemos ter vários
comportamentos: o titular não se opôs a que a marca fosse utilizada como
denominação usual do produto, por exemplo, em dicionários ou enciclopédias[23]
ou o titular não se fez valer dos direitos concedidos pelo registo para obstar
a que a marca fosse utlizada pelos empresários concorrentes como denominação
usual do produto. Este segundo entendimento acentuou-se com o Acórdão de 27 de
Abril de 2006 onde foram colocadas várias questões ao TJUE, não diretamente
sobre a vulgarização da marca, mas de onde podemos inferir algumas conclusões
sobre o comportamento do titular. Primeiramente, quando a vulgarização surge
como consequência de um ato de um terceiro, os direitos de que beneficia o
titular da marca não são diminuídos[24],
a proteção conferido pelo Registo da marca só beneficiará o titular até ao
limite da defesa que o titular faz da sua marca[25]
e, pode ainda ser tido como inatividade do titular o “não recurso ao artigo
5.º, em tempo útil, pelo titular de uma marca, a fim de requerer à autoridade
competente que proíba terceiros interessados de utilizar o sinal relativamente
ao qual existe risco de confusão com essa marca, uma vez que esses pedidos têm
precisamente por objecto preservar o poder distintivo da referida marca”[26].
Ou seja, relativamente a este último ponto, o titular
de uma marca que, perante o uso de uma marca semelhante à sua por um empresário
concorrente (e que faz com que a sua marca, por causa de similitude, se vá
tornando na designação usual do produto), nada faz, nem sequer utiliza os meios
que o artigo 5º da Diretiva 2008/95/CE confere por ter registado a marca, será
um comportamento por inação que poderá fazer o registo da marca caducar[27].
Nos casos em que o titular da marca tem todos os comportamentos defensivos
para proteger a sua marca e mesmo assim ela torna-se na denominação usual do
produto, não deve sancionar-se o titular com a caducidade do registo pois nada
fez de sancionável e o seu direito ao uso exclusivo daquela marca deve ser
mantido[28]. Mas, mesmo no caso de
inação, nem sempre esta deve ser sancionável, pois pode ser justificada e por
isso a caducidade também não deve operar[29]. Esta posição é contudo
apoiada pela Lei, como vimos, a vulgarização só ocorre se tivermos os dois
critérios preenchidos, mesmo que haja vulgarização da marca, se faltar o
elemento subjetivo, tal não resulta em caducidade “à revelia” do titular da
marca; e podemos ainda referir um fundamento de justiça que assenta no facto de
um empresário que investiu na criação de uma marca e esta for tão bem sucedida
que todos os produtos daquela espécie passaram a ser tratados por aquela marca,
não poderia ser prejudicado pelo seu bom trabalho[30].
Pensando no caso
em que a marca se torna a denominação usual do produto e tal de ocorreu por
ação ou inação do titular, cabe a quem aproveita desse facto pedir a declaração
de caducidade do registo da marca nos termos do 270º do CPI e assim o titular
da marca cujo registo caducou deixa de usufruir dos direitos exclusivos que
detinha sobre a marca. O titular da marca não fica impedido de a usar, bem pelo
contrário, se a marca se tornou na denominação usual do produto e o empresário
continua a comercializá-lo vai continuar a denominar quele produto com o mesmo
nome, contudo, perde a possibilidade de impedir outros empresários de
utilizarem a “sua” marca.
Por Catarina Faria
Maio de 2014
[1] Os
trâmites do registo estão regulados nos artigos 233º e seguintes do CPI.
[2] Pelo
Registo, nos termos do artigo 5º da Diretiva 2008/95/CE e dos artigos 224º,
258º a 260 do CPI, o titular da marca tem o direito de impedir de terceiros de
utilizarem a sua marca sem o seu consentimento e tem direito de os demandar
judicialmente no caso de utilizarem a sua marca assim como tem o direito de
impedir o uso de marcas ou sinais semelhantes ao seu por terceiros
[3] M.
Nogueira Serens, «A «vulgarização» da marca na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», Separata do número
especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em
homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» -1984, Coimbra,
1995, pp.85 e 86.
[4] Luís
Manuel Couto Gonçalves, «Conversão da Marca na denominação usual do produto», Actas
de Derecho Industrial (ADI),Tomo XIV (1991-92), 1993, p.197.
[5] M.
Nogueira Serens , «A «vulgarização» da marca na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», cit., p.89.
[6] O
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) já se pronunciou sobre
pretensão de tornar marca uma denominação usual de um produto. No caso,
tínhamos uma empresa que adotou como marca o termo «Bruschetta» para produtos
alimentares, quando se sabia que esse termo já existia, ou pelo menos era de
conhecimento comum ou de fácil acesso, para denominar uma receita feita com pão
torrado, molhos e tomate, em Itália – Decisão da divisão de anulação do IHMI de
13 de Fevereiro de 2002 (133C 000372920/1) que levou à anulação da marca –
disponível para consulta in https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000372920.
[7] Quanto
aos direitos concedidos pelo registo e limitações a estes ver os artigos 258 a
261º do CPI.
[8] Maria
Miguel Carvalho, A Marca Enganosa, Tese de Doutoramento, Coimbra,
Almedina, 2010, p.292.
[9] Regulamento
(CE) nº 207/2009 do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009.
[10] Esta
diretiva foi alvo de uma redação diferente com a Decisão 92/10/CEE do Conselho
de 19 de Dezembro de 1991 sendo depois revogada pela Diretiva 2008/95/CE.
[11] Luís
Manuel Couto Gonçalves, «Conversão da Marca na denominação usual do produto», cit.,p.199.
[12] Por
exemplo, acórdão do Supremo Tribunal de Justiça – STJ, de 30/10/84.
[13] Posição
defendida por José Gabriel Pinto Coelho no artigo «O problema da conversão da
marca em denominação genérica», in Revista de Legislação e Jurisprudência,
ano 93.º (1960-61), n.º 3181 a nº3189.
[14] Luís
Manuel Couto Gonçalves, «Conversão da Marca na denominação usual do produto», cit.,p.200.
[15] Idem,
p.201
[16] Ibidem,
e p.202.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem
e M. Nogueira Serens , «A «vulgarização» da marca na Diretiva 89/104/CEE, de 21
de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», cit., pp. 91 e
92.
[19] Luís
Manuel Couto Gonçalves, Direito das Marcas, 2ª Edição, Revista e
atualizada, Coimbra, Almedina, 2003, p. 180.
[20] Ponto
26 do Acórdão do TJUE de 29/04/2004.
[21] M.
Nogueira Serens , «A «vulgarização» da marca na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de
Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», cit., pp 98-99.
[22] Maria
Miguel Carvalho, A Marca Enganosa, cit., p. 311.
[23] Luís
Manuel Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial – Propriedade
industrial e Concorrência Desleal, Almedina, Coimbra, 2010, p. 323, nota de
rodapé 818 e artigo 10º do RMC.
[24] Ponto
19 do Acórdão de 27/04/2006.
[25] Pontos
29 e 30 do Acórdão de 27/04/2006.
[26] Excerto
do ponto 34 do Acórdão de 27/04/2006.
[27] Nas
conclusões do Advogado-Geral do Acórdão de 20/04/2006, ele ressalva o facto de
que um empresário concorrente que utiliza meios ilícitos, como o uso de uma
marca semelhante não deve retirar benefícios do seu comportamento, e embora a
marca se possa ter tornado na denominação usual do produto isso não aproveita
ao empresário concorrente pois o registo da sua marca deve ser cancelado ou não
deve ser concedido. Devemos ter em atenção que se no momento da criação da
marca concorrente esta não apresentava capacidade distintiva, não era uma
“verdadeira” marca, e o titular desta não pode ter o benefício de pedir que
seja declarada a caducidade da marca primeiramente registada tendo em conta a
sua atuação “quase” dolosa – Pontos 36 a 40 das Conclusões.
[28] Neste
sentido, Luís Manuel Couto Gonçalves, «Conversão da Marca na denominação usual do
produto», cit., p.203.
[29] Maria
Miguel Carvalho, A Marca Enganosa, cit., p.311.
[30] Tal não
impede que o Titular da marca não possa permitir que a sua marca possa ser
utilizada a título descritivo por um empresário concorrente.
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