Definição de Marca
No longínquo ano de
1916, escreveu o professor COSTA PINHEIRO, numa obra que dedicou á matéria das
marcas e que viria a servir de ensaio para uma obra mais extensa publicada
posteriormente que “Nada se tem escripto
em Portugal sobre esta importantíssimia matéria das Marcas, sendo certo que nos
últimos anos este instituto tem tomado um incremento extraordinário em todos os
paízes”[1].
Na obra citada, defendia
já o seu autor aquela data, a existência de três tipos fundamentais de marcas:
as marcas de fábrica e de comércio que se definiam como “(…) signaes distintivos que os comerciantes ou fabricantes costumam pôr
nas suas mercadorias ou produtos, ou nas suas embalagens ou nos envolucros que
as conteem, para certificar que são da sua fábrica ou passaram pelas suas mães”;
as marcas colectivas cujo uso pertencia em comum e conjuntamente a diversos
interessados e que eram entendidas como “(…)
signaes figurativos adoptados por autoridades publicas, corporações oficiaes,
sindicatos de productores ou associações de classe para serem afixados nas
mercadorias e indicar que estas foram produzidas ou fabricadas pelos membros da
corporação ou colectividade sua titular, ou proveem de determinado paiz, região
ou localidade a que se refere a marca”, por fim as marcas registadas por
série, marcas essas fruto das modernas condições da produção económica e que
começavam a surgir nos grandes centros de produção. Estas eram assim designadas
por serem depositadas por série numa só inscrição pelo proprietário do negócio,
a quem ficavam a pertencer de forma exclusiva, podendo só o seu proprietário
aplica-las nas diferentes espécies de produtos ou mercadorias do seu comércio.
No entanto, é preciso
não esquecer que o que supra se escreveu em 1916 era já fruto da importância do
desenvolvimento de mecanismos internacionais destinados a permitir o
desenvolvimento e preponderância do registo internacional de marca, como de
resto foi o caso do Acordo de Madrid celebrado em 1891 e do qual Portugal foi
um dos nove países fundadores.
Da sistematização e
definições enunciadas referentes aos tipos de marcas, facilmente percebemos que,
pese embora fossem aquelas definições já vanguardistas para a época em que
foram apresentadas, as mesmas viriam a sofrer diversas reformulações,
inevitáveis por força da evolução e desenvolvimento dos processos produtivos
que até aos nossos dias não permitiu qualquer tipo de estagnação em matérias de
propriedade industrial em geral e, em concreto, em matéria de marcas.
Contudo, em matéria de
marcas a alteração mais profunda ocorrida em Portugal desde a Lei da
Propriedade Industrial de 1896, surge já na sequência da integração de Portugal
na Comunidade Económica Europeia, mais precisamente pela necessidade de
transposição para o ordenamento jurídico português, primeiro da Directiva
Comunitária n.º 89/104/CEE [2],
de 21 de Dezembro de 1988 que, contrariamente ao até então entendido, de que a
marca era um sinal independente do produto, passou a prever no seu artigo 2º
que “podem constituir marcas todos os
sinais susceptíveis de representação
gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo
os nomes de
pessoas, desenhos, letras,
números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais
sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos
de outras empresas”.
A DM foi pois
responsável pela introdução de vários aspectos directamente relacionados com o
mercado interno, de entre as quais se destaca, com especial incidência no nosso
trabalho, a proposta de adopção de uma nova categoria de marcas, a marca de
prestígio isenta do princípio da especialidade (art. 4º nºs 2 alª d), 3 e 4 alª
a) DM). A Directiva Comunitária n.º 89/104/CEE viria a ser transposta para o
nosso ordenamento jurídico com a entrada em vigor do CPI de 1995, data a partir
da qual os tribunais portugueses vieram a proferir diversas decisões em que
apreciaram e decidiram considerar marcas de prestígio marcas como a Rolex (5º
JCL de 13/1/98, BPI-5/98, p. 1704), a Delta (9º JCL de 29/7/99, BPI-2/00, p.
560), a Scooby-doo (T. Com. de 22/10/2004,
BPI-4/2007, p. 30), a Salsa (TRL de
22/01/09, BPI-5/06/09, p. 6 e
T.Com. de 11/03/2010, BPI-2/12/2011, p. 18),
SIC (Ac. RL de
6/7/2010, Jusjornal.pt), a Prada (T.Com., sd.,
BPI-04/11/2013, p. 13) e
Vinho Verde (T.Com., 18/03/2013,
BPI-20/12/2013, p. 23), a
Michelin (8º JCL de 9/6/1998, BPI-2/01, p. 555 e Ac. RL de 30/3/2000, BPI-2/01,
p. 556), a Becel (9º JCL de 29/7/1999, BPI-2/00.p. 560), a Puma (1ª VCL (sem
data), BPI-5/01, p. 2134), a Jaguar
(10º VCL de 21/5/2001, BPI-11/01, p. 3786), a
Gió di Giorgio Armani (T.Com. de 13/7/2001, BPI-5/2002, p. 1765), a
Vogue (T.Com. de 19/7/2002, BPI-10/2003, p. 3508), a West (TRL de
15/03/2001, BPI-4/2004, p.
1227),
Para além da Directiva
89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que veio harmonizar as
legislações dos Estados-membros relativamente a matéria de marcas, com a
entrada em vigor do Regulamento comunitário nº 40/94 do Conselho de 20/12/1993
que instituiu a designada Marca Comunitária atingiu, sem qualquer dúvida, uma
óptima condensação legislativa. Todavia, as sucessivas e substanciais
alterações introduzidas pelo legislador comunitário ao indicado Regulamento, ao
longo dos anos de 1994, 2003, 2004 e 2006, fizeram com que houvesse necessidade
de se garantira coerência e a perceptibilidade do regime sob estudo. Assim, foi
entretanto publicado o Regulamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de Fevereiro de
2009 (doravante, também designado por Regulamento das Marcas Comunitárias ou,
simplesmente, RMC) que, revogando aquele Regulamento (CE) n.º 40/94, compilou
todas as alterações ocorridas.
Os diplomas mencionados
foram fundamentais para o desenvolvimento comunitário em matéria de marcas.
Actualmente, nos termos
do artigo 222.º do CPI [3]
, marca será “(…) um sinal ou conjunto de
sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo
nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da
respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou
serviços de uma empresa dos de outras empresas”. A definição de marca
constante do referido normativo é bastante abrangente, no entanto, é em grande
parte coincidente com aquela que resulta do artigo 2º da DM e do RMC.
Nos termos do artigo
222.º do CPI as marcas desempenham, essencialmente uma função distintiva e
podem ter uma composição variada e diversificada, exemplificando apenas a norma
legal em causa diferentes realidades que no mercado poderão servir para
diferenciar e identificar produtos e serviços de uma determinada empresa dos de
outras empresas.
Assim, falar do conceito
jurídico de marca obriga-nos, inevitavelmente, a falar da função da marca por
excelência, desde sempre, função que assumiu preponderância na definição
tradicional de marca e que continua hoje indissociável do conceito actual de
marca. Mas será esta a única função distintiva hoje a única função da marca? Atenta
a relevância da questão enunciada para compreensão geral da matéria que nos
propomos tratar, dedicaremos de seguida alguma atenção a esta temática.
As Funções das Marcas
São vários os textos
publicados acerca das funções das marcas. Normalmente, como aqui também se
pretende, as funções das marcas servem de ponto de partida para a construção de
um artigo doutrinal acerca da matéria das marcas, o que se justifica apenas
pela importância desta temática na construção doutrinária. Por isso, se autores
há que defendem uma posição mais conservadora e clássica e entendem que a
função das marcas é unicamente distintiva ou individualizadora [4],
ainda que hoje considerem esta função ampliada, outros há que consideram
coexistir actualmente várias funções das marcas, as quais não se anulam, mas
que antes se complementam, ainda que reconheçam estar essas funções em degraus de
importância distintos, como de resto entende LUÍS COUTO GONÇALVES [5]
quando afirma que o significado actual de marca deve ter em conta as três
funções inerentes à marca e que são, desde logo, aquela a chama de função
essencial da marca e que é a sua função distintiva, depois uma função derivada
a que corresponde uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços e,
por fim, a função complementar da marca a que corresponde a sua função
publicitária.
Há ainda quem considere
existir outras funções associadas às marcas que podem ou não estar integradas
nas funções mais amplas consideradas por LUÍS COUTO GONÇALVES anteriormente
enunciadas, ou que, simplesmente coincidem com as anteriormente enunciadas mas
que diferem na terminologia utilizada. Referimo-nos a funções que alguns autores
consideram ter relevância jurídica teórica e prática para que possam ser
objecto de individualização, como sejam: a função de individualização de bens
ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie [6], a
função de indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços [7]
e a função de fixação de clientela [8],
por exemplo.
Neste momento, depois de
enunciadas já algumas posições doutrinais, podemos, desde já, avançar com o que
infra melhor se defenderá. Não podemos deixar de acolher a classificação
tripartida adoptada por LUÍS COUTO GONÇALVES, mas com algumas nuances
emergentes de uma interpretação actualista que não poderá ser alheia ao papel
que cada uma das funções enunciadas pelo autor tem desempenhado nos nossos dias
e que colocam seriamente em risco a complementaridade da função publicitária
das marcas, função essa, hoje bem mais próxima da função essencial destas.
Porque a função publicitária das marcas se relaciona de perto com a figura
jurídica das marcas de prestígio, dedicaremos de seguida alguma atenção em
relação a cada uma das funções das marcas para depois terminarmos esta parte do
nosso trabalho por estabelecer uma especial relação entre a função publicitária
o tema do nosso trabalho, “A Tutela das
Marcas de Prestígio”.
Como anteriormente houve
já oportunidade de se referir, a marca serve, acima de tudo, para distinguir os
produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Na verdade é da
letra do próprio artigo 222.º CPI que emerge esta função que apelidamos de
distintiva.
Parece claro que a marca
desempenhou na sua génese uma função distintiva que alguns autores [9]
afirmavam poder ser concebida numa dupla perspectiva: primeiro, através da
marca é possível estabelecer a destrinça entre produtos e serviços, permitindo
ao consumidor fazer as suas escolhas no decurso do processo de eleição [10];
segundo, esta função dá ênfase à susceptibilidade deste signo para identificar
a origem dos bens, pela referência a uma unidade produtiva, que, ao manter-se
imutável, garantiria uma constância das características fundamentais do produto
e, deste modo, orientar as escolhas futuras dos consumidores.
Contudo, apesar desta
dupla perspectiva avançada por alguns autores, tradicionalmente, sustentou-se
que a função essencial da marca é a distinção de produtos ou serviços de uma
empresa, dos disponibilizados por outras empresas. Assim, segundo esta
concepção, durante décadas largamente dominante entre a doutrina e defendida
por autores como LUÍS COUTO GONÇALVES [11], REMÉDIO
MARQUES [12]ou
CARLOS OLAVO [13],
a função distintiva das marcas equivale a uma função jurídica de indicação da
origem dos produtos, ou se preferirmos, indicam que certos e determinados
produtos provêm de determinado empresário, seja uma mesma empresa ou uma única
fonte produtiva, distinguindo-se desta forma dos produtos disponibilizados
pelos demais concorrentes.
A função distintiva foi
sinónimo durante muito tempo da garantia de uma origem empresarial em que a uma
empresa única, sucessiva ou controlada se ligavam os produtos ou serviços
marcados [14].
Contudo, esta noção
clássica originária da função distintiva da marca encontra-se hoje
ultrapassada, pois que, em virtude da evolução da marca resultante da
transmissão e licença de marca e da marca de grupo, assim como, a progressiva
deslocação do cerne da problemática dos produtos para a empresa, servindo a
marca não para identificar os produtos mas antes a empresa fez com que a noção
clássica de função distintiva, naturalmente evoluísse e fosse ampliada ou
redimensionada, entendendo-se hoje que “A
marca para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou
serviços provêm sempre de uma grande empresa ou de uma empresa sucessiva que
tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira ou ainda que
mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica, também
indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume
em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso”[15].
Desta noção ampliada
resulta de forma evidente a preocupação dos seus seguidores em defender que a
função indicadora de origem continua a ser a principal função jurídica da
marca, ou seja, pretendem defender que a função jurídica da marca significa,
além de que os produtos e/ou serviços provêm sempre da mesma empresa, também “que os produtos provêm de uma empresa que
mantém com a empresa originária relações de natureza contratual ou económica”
[16].
De referir ainda que noção
enunciada, agora ampliada, da função distintiva da marca se baseia no regime de
proibição de uso enganoso da marca que, de acordo com VANZETTI permite a
veracidade da informação veiculado para a marca na sua comunicação para com o
consumidor [17].
Parece também evidente
que a marca desempenha uma função de garantia, no entanto, convém, desde já,
referir que esta função de garantia, ou se preferirmos, como alguns autores
apelidam, esta função de garantia de qualidade dos produtos e serviços não
advém directamente da marca [18].
Na verdade, a função de garantia da marca não significa que a marca garanta,
nas palavras de LUÍS COUTO GONÇALVES, “(…)
de forma absoluta, a imutabilidade dos produtos ou serviços o que até não seria
desejável atento o interesse geral em toda a alteração que represente uma
melhoria da qualidade” [19].
Esta função de garantia deve antes ser vista como uma função que deriva da própria
marca, pois que o recai sobre o titular da marca o ónus de salvaguardar a
confiança desta sempre que a qualidade de um produto ou serviço marcado diminua
significativamente, seja da responsabilidade do próprio titular da marca ou de
terceiro essa diminuição qualitativa, claro está, desde que tal aconteça com o
consentimento do titular da marca.
O ónus de que falamos
que recai, em princípio sobre o titular da marca, acaba por gerar uma
expectativa nos consumidores destes adquirirem produtos e serviços assinalados
com a mesma marca com idêntica qualidade. Acontece que esta expectativa dos
consumidores não se encontra juridicamente protegida pelo Direito da
Propriedade Industrial, pois apesar da conservação da qualidade dos produtos ou
serviços oferecidos ser conditio sine qua
none da manutenção da confiança dos compradores, quando não verificada, não
acarreta consequências decorrentes de forma directa de preceitos do CPI.
Dedicaremos agora algum
tempo à função publicitária das marcas, não só pela importância que decidimos
atribuir a esta função sustentada numa interpretação actualista das funções das
marcas, mas também pela especial relação existente entre esta função e as
marcas de prestígio.
Para além de tudo o que
ficou já visto quanto às funções que a marca desempenha, esta no mercado
desempenha também uma função claramente económica, função essa que extravasou
nos dias de hoje a função distintiva, ou indicadora de proveniência do produto
ou serviços, para passar a desempenhar uma função que identifica as marcas no
nosso e que chamamos de função publicitária. Neste campo não podemos deixar de
responsabilizar o marketing como o veículo normalmente utilizado pelas empresas
para se apresentarem e entrarem no mercado concorrencial. Vivemos em tempos em
que um produto não existe se não for publicitado com recurso a todas as novas
técnicas publicitárias profícuas à conquista e expansão de uma quota de
mercado. Os mais diversos actos de publicidade realizam também a função de
“informar”, para identificar o consumidor sobre os novos produtos ou serviços
disponibilizados no mercado por um dado empresário, realçando as suas
qualidades no confronto com os disponibilizados por outros empreendedores.
A publicidade não
auxilia hoje apenas os consumidores a distinguir produtos originário de uma ou
de outra empresa, a publicidade tem o poder de formar nos indivíduos uma
convicção subjectiva acerca de produtos de uma determinada marca nunca antes
vista. Assim, podemos, desde já afirmar que publicidade dos nossos dias deixou
de ser um mero reclame aos produtos ou serviços de determinada empresa no qual
se apresentam ao consumidor as características do produto publicitado para
passar a ser um veículo de sugestão, criando no imaginário colectivo uma heterogeneidade
de sensações e imagens, susceptível de tornar a marca publicidade, por si só,
capaz de atrair clientela.
Por todo o exposto,
podemos afirmar que a escolha do público é cada vez menos alicerçada em
conceitos objectivos, como a qualidade ou o preço do produto, mas por um
conjunto intangível de motivações decorrentes do empenho publicitário, sendo o
acto aquisitivo motivado por decisões de diminuta racionabilidade.
Contudo, pese embora a
inegável importância da função publicitária, procuraremos agora perceber se
esta função colhe amparo jurídico ou se localiza fora desta ciência, ou se
preferirmos, se esta função pode considerar-se autónoma da função primordial
das marcas anteriormente vista – a função distintiva – ou se, pelo contrário,
depende desta e acaba por a complementar.
Por função publicitária
não deve entender-se o facto da marca ser usada na publicidade, é que, ainda
que em face do que dissemos anteriormente neste ponto e que pode conduzir-nos à
conclusão de que a marca é um instrumento publicitário, de crucial importância,
não se pode, sem mais, concluir que esta é a sua função jurídica.
Se atendermos à função
publicitária como a influência exercida pela marca na mente dos consumidores,
de molde a que a escolha dos produtos ou serviços não se faça considerando as
qualidades intrínsecas dos produtos (ou serviços) que a marca identifica, mas,
pelo poder de atracção ou sugestão da marca em si mesma, podemos referir que a
marca deixou de ser um mero signo distintivo de produtos ou serviços, para se
tornar um valor em si mesmo, dotado de um selling
power [20].
Ora, este selling power, que em
português podemos traduzir como “força de
venda” vai para além da identificação de produtos e serviços.
A respeito da autonomia
jurídica da função publicitária da marca, defende DEMARET que “(…) a utilização de uma marca constitui em si mesma uma publicidade,
porquanto ela chama a atenção do público para um produto. A marca recordará
o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que
tenham ficado satisfeitos, sendo este efeito de publicidade uma consequência da
função da indicação de proveniência” [21].
Também, entre nós, LUÍS COUTO GONÇALVES tem entendido que, apesar de raras
excepções previstas no nosso direito, estas não são implicam a superação da
função distintiva da marca, servindo antes a função publicitária para
complementar a função distintiva [22].
Apesar de percebermos os
argumentos que conduzem a tais posições e que aqui não se expõem em todo o seu
esplendor por razões da ordem estrutural exigida para o presente trabalho, a
verdade é que divergimos destes autores e, por isso, da posição mais
tradicional acerca da ausência de autonomia jurídica da função publicitária.
Preferimos antes valorizar, mas sem sobrevalorizar, pelo menos a nosso ver, o
papel da publicidade no desenvolvimento das marcas. Vejamos o que pode abonar a
favor da posição assumida.
Na Europa, o
reconhecimento de que a marca desempenha uma função publicitária e que essa
função goza de protecção legal pelo Direito das Marcas é, atribuída a ISAY,
para quem existem três funções no mesmo patamar de importância: a função
indicadora de proveniência, a função de garantia de qualidade e a função
publicitária. Na defesa da função publicitária, ISAY sustenta que a marca é um
bem jurídico independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico
autónomo [23].
Já no direito americano, SCHECHTER tem defendido que a marca não se trata
apenas de um símbolo do goodwill de
uma empresa mas, é também um mecanismo susceptível de constituir e garantir o
aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua
capacidade de venda [24].
Acresce que se
atendermos ao artigo 242.º do CPI, mas concretamente ao seu n.º 1 que tem como
epígrafe “Marcas de Prestígio”, do
referido normativo resulta que “(…)o
pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a
produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for
igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou
na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca
posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio
da marca, ou possa prejudicá-los.”
Ora, a protecção legal
concedida à marca é informada por um princípio fundamental em matéria de marca,
o princípio da especialidade, o qual se encontra consagrado, além do mais, na
al. a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI e impõe a recusa do registo de marcas
que constituam “reprodução ou imitação,
no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos
ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o
consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”. Resulta,
por isso da formulação do princípio da especialidade, consagrado no CPI que as
marcas a registar tenham que constituir uma novidade, ou se preferirmos, tenham
que ser novas, diferentes, não confundíveis e que não constituam risco de
associação relativamente às marcas anteriormente registadas e ainda, em
determinadas situações excepcionais, relativamente às marcas não registadas (de
facto ou livres), relevando-se assim um outro princípio essencial do direito
das marcas, o princípio da novidade.
Em face do exposto,
designadamente da conjugação das normas legais que parcialmente se
transcreveram, podemos afirmar que a protecção concedida às marcas de prestígio
vai além do raio de acção do princípio da especialidade, o que nos permite
concluir que foi a intenção do legislador tutelar algo mais do que a mera
função distintiva das marcas ou indicação de proveniência e, consequentemente,
tutelar de forma autónoma e directa, uma função publicitária das marcas em
geral e de forma deliberada e reconhecida pela doutrina das marcas de
prestígio, ainda que que se reconheça que a tutela jurídica da função
publicitária nas marcas de prestígio é mais efectiva e nas restantes marcas
menos efectiva, na medida em que nas marcas ordinária a tutela da função
publicitária das marcas não é tão directa, mas que é indissociável da protecção
da função distintiva e, por isso, não pode deixar de considerar-se que a par
desta função, a função publicitária beneficia também de tutela jurídica
directa.
A Tutela das Marcas de Grande Prestígio
Vimos anteriormente que
a consagração da protecção jurídica das marcas de prestígio implicou no
ordenamento jurídico português a derrogação de um princípio essencial em
matéria de marcas, o princípio da especialidade. Para se perceber o alcance da
derrogação deste princípio de que falamos convém, antes de mais, tecer algumas
notas acerca do mesmo.
As marcas procuram
individualizar produtos ou serviços e a possibilitar a sua diferenciação de
produtos da mesma categoria ou espécie. Por isso, são universalmente reprimidos
todos os actos praticados por terceiros que possam comprometer esta
individualização e que conduzem à confundibilidade das marcas.
Também por este motivo o
âmbito da protecção concedida a cada marca é limitado aos produtos ou serviços
idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, como melhor
resulta da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI. Por outras palavras, a
exclusividade do uso de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo titular no
que respeita aos produtos/ serviços que estejam numa maior ou menor relação de
concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina.
Nestas situações, o utilizador que primeiro usa e registou a sua marca gozará
de protecção, sendo por isso esta a ideia normalmente associada ao princípio da
especialidade. Este princípio constitui, além do mais, uma regra de bom senso,
pois se alguém adoptar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra
de uso comum, seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para
todo e qualquer outro produto [25]
. O exclusivo que protege essa marca não poderá equivaler a uma expropriação
parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do uso
desse vocábulo, para assinalar produtos diferentes.
O regime jurídico das
marcas de prestígio previstas no artigo 242.º do CPI constitui uma derrogação
ao princípio da especialidade. Na verdade o princípio da especialidade mostra-se
inadequado para lidar com situações em que estejam em causa marcas muito
conceituadas ou de prestígio excepcionais e tudo porque quando em causa estão
sinais dessas marcas célebres, a suprema notoriedade destas é conhecida e
reconhecida mesmo fora dos círculos de consumidores dos produtos a que se
destinam. Está inerente às marcas de que falamos um selling power que poderá ser enfraquecido ou reduzido pela
utilização dessa marca ou de outras que com ela se confundam por terceiros,
ainda que em produtos completamente diferentes.
Assim, a solução
encontrada pelo legislador para proteger as marcas que gozam do prestígio
previsto no artigo 242.º do CPI foi a de estender o exclusivo do titular da
marca aos próprios produtos ou serviços não semelhantes, concedendo ao uso do
sinal em causa uma espécie de monopólio horizontal, cobrindo todo e qualquer
ramo da actividade económica. Até à consagração deste regime proteccionista das
marcas de prestígio no ordenamento jurídico português, era comummente utilizada
pelos titulares das marcas célebres uma solução de recurso e que consistia na
realização de registos “defensivos”, solicitando protecção registral para os
mais variados produtos, como forma de ocupar o terreno e evitar dessa forma
tentativas parasitárias, situação que se alterou por força da aprovação e
posterior transposição para o direito português da citada DM de harmonização de
legislações em matéria de marcas, que previa a adopção, pelos Estados-membros,
de regras de protecção das marcas de prestígio.
O legislador nacional,
na senda do legislador comunitário, não estabeleceu uma definição para marca de
prestígio. No entanto, a doutrina e jurisprudência nacional e comunitária, têm
adiantado algumas características que devem ser denominador comum das marcas de
prestígio.
Desde logo, a marca de
prestígio deverá gozar e um elevado grau de notoriedade junto do público [26]
. De acordo com MANGINI [27],
essa especial notoriedade poderá resultar dos mais variados factores, como
sejam publicidade intensiva (voluntária ou até fortuita), uso prolongado ou
tradição, qualidade excepcional, carácter especialmente imaginativo ou
"arbitrário" do sinal, ou qualquer outro. Deverá marca de prestígio
ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público
consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessado, como normalmente
sucede com o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.
Luís M. Couto Gonçalves, refere, a este respeito que “numa percentagem que
consideramos não deve ser inferior a uma maioria qualificada de 75 %, ou pelo
menos, de dois terços dos consumidores do mercado em referência.” [28],
ainda que esse reconhecimento possa ser limitado no âmbito de um país [29].
De resto e ainda a propósito da excepcional notoriedade de que falamos, também
o Supremo Tribunal de Justiça em acórdão proferido em 13-07-2010 entendeu que a
marca de prestígio “(…)deve ser conhecida
não só do público interessado nos produtos marcados, mas também do público em
geral, que ante o nome da marca a associa, sem hesitar, a elevados padrões de
qualidade dos produtos ou dos serviços que se distinguem dos seus competidores;
a simples alusão à marca implica a intuição fulgurante da sua identificação e
inquestionável qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados diversos
produtos.” [30]
Como segunda
característica tem-se considerado que a marca de prestígio deve gozar de
excepcional atracção e-ou satisfação juntos dos consumidores, terminologia
adoptada por Luís M. Couto Gonçalves com raízes na distinção feita por LEONINI
entre marca célebre-evocativa e marca célebre-famosa. Ou seja, de acordo com o
requisito enunciado a marca deve contar com um elevado valor
simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de
grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público.
No sentido exposto de que é necessário o preenchimento cumulativo de dos
requisitos expostos e que tem sido defendido por autores como Luís M. Couto
Gonçalves, decidiu também o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa através do
acórdão proferido em 22-01-2009 [31].
Todavia há ainda quem defenda que para que estejamos perante uma marca de
prestígio que a marca deve ser única e original, ou melhor, a marca deverá possuir
uma individualidade acentuada, não podendo tratar-se de um sinal já usado por
outrem em outros ramos de actividade [32],contudo,
a maioria da doutrina e jurisprudência têm entendido verificar-se o
preenchimento dos dois primeiros requisitos para que possamos dizer que estamos
na presença de uma marca de prestígio.
Percorrido que se
encontra já um longo caminho no âmbito do presente trabalho, iremos agora
incidir a nossa abordagem nas formas de protecção da marca de prestígio, ou
seja, perante o conteúdo do artigo 242.º do CPI, como podem agir os titulares
de uma marca que reúna os requisitos necessários para ser considerada como uma
marca de prestígio quando se deparam com o uso de uma marca conflituante. Como
podem os titulares da marca de prestígio agir e quais os termos em que o podem
fazer. Vejamos pois.
O CPI confere ao titular
da marca de prestígio ou qualquer outra pessoal directamente prejudicada pela
decisão, (um licenciado daquele por exemplo), em primeira linha a faculdade de
deduzir oposição ao pedido de registo feito por terceiro, faculdade essa
resulta directamente do n.º 1 do artigo 242.º do CPI.
Por outro lado, poderá o
titular da marca de prestígio requerer a anulação da marca conflituante, como
melhor resulta do disposto no n.º 1, alínea a) do artigo 266.º do CPI, desde
que, essa marca se encontre registada previamente ou seja requerido o seu
registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio, como melhor
resulta também do n.º 2 do artigo 242.º do CPI. Esta exigência de registo da
marca advém da necessidade da marca de prestígio demonstrar que tem interesse
efectivo na sua protecção [33].
Resta neste ponto fazer
uma referência à prioridade no registo que resulta do n.º 2 do artigo 242.º do
CPI. Esta prioridade no registo aqui consagrada é equiparável no procedimento
ao disposto no artigo 227.º para as marcas livres, mas muito distante deste
regime no que toca aos prazos estabelecidos. É que, enquanto a prioridade
decorrente da aplicação do artigo 227.º apenas vigora durante os seis primeiros
meses do uso da marca, caducando depois de ultrapassado esse período, a
prioridade que decorre do artigo 241.º, aplicável, por remissão do n.º 2 do
artigo 242.º às marcas às marcas de prestígio, não impõe qualquer limite de
prazo, vigorando, ad eternum, até
momento em que o utilizador da marca de prestígio se sinta prejudicado pelo uso
(ou pelo pedido de registo) de uma marca igual ou confundível com a sua.
Mas não se fica por aqui
a tutela conferida pelo CPI às marcas de prestígio. Dispõe ainda o artigo 323.º
alínea e) do CPI que tem como epígrafe “Contrafacção,
imitação e uso ilegal de marca” que é punido com pena de prisão até 3 anos ou
com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito, “Usar, ainda que em produtos ou serviços sem
identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou
semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem
de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias,
sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido
indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las”.
Entendemos ainda que em
casos de violação do regime de excepcional de que beneficiam as marcas de prestígio,
dessa violação poderá decorrer responsabilidade civil extracontratual para o
titular da marca conflituante, nos termos do artigo 483.º do Código Civil.
Depois de tudo o que já
ficou em relação às marcas de prestígio, resta agora tecer apenas algumas notas
em que relação a uma outra figura que resulta do CPI e que tantas vezes se
confunde com a figura das marcas de prestígio, referimo-nos às marcas notórias.
Prevê o artigo 241.º do
CPI no seu n.º 1 que “É recusado o
registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução,
imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for
aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se
ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular
da marca notória.” Tal como acontece com mas marcas de prestígio, também
para as marcas notórias o legislador reservou um regime jurídico regulador de
excepção.
Comecemos então por
definir as marcas notórias como aquelas que adquiriram um elevado grau de
reconhecimento e notoriedade na área merceológica onde são utilizadas, sendo
pelos interessados amplamente conhecidas para identificarem os produtos e
serviços do seu titular. Importa referir que aqui, o reconhecimento e
notoriedade de que falamos se cinge a um círculo de interessados bem mais
reduzido, confinado ao interesse de um público específico conhecedor do mercado
a que se destina o bem conhecido por determinada marca.
Tem sido entendimento da
jurisprudência portuguesa que a marca pode considerar-se notória “(…) e pode assim ser qualificada desde que
alcançou notoriedade ou conhecimento
geral no círculo
dos produtores ou
dos comerciantes ou no
meio dos
consumidores mais em
contacto com o
produto a que
respeita a marca” [34].
Já de entre os autores cujas posições temos vindo a seguir, LUÍS COUTO
GONÇALVES, define marca notória como “(…)
a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que
distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço”. Refere
ainda o autor que “(…) uma forte
corrente doutrinária e
jurisprudencial distingue ainda
duas hipóteses: se o produto ou o serviço for de consumo específico, a
marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto
ou serviço”, devendo a notoriedade da marca ocorrer no país onde se
pretende fazer uso de tal requisito [35].
Contrariamente ao que
sucede com a protecção conferida às marcas de prestígio, não existe nas marcas
notórias uma derrogação do princípio da especialidade, procurando o regime
previsto no artigo 241.º do CPI impedir apenas o registo de marcas iguais ou
semelhantes que se destinem a identificar produtos idênticos ou afins.
Na verdade, o legislador
com a consagração deste regime excepcional das marcas notórias não pretendeu
proteger a função publicitária da marca, como de resto sucedeu no caso das
marcas de prestígio, mas antes evitar as situações de concorrência desleal,
pois que, parece evidente que a notoriedade de uma determinada marca agrava o
risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público
consumidor uma lembrança persistente e tentadora [36].
Por Luís Paulo Silva
Junho de 2014
[1] COSTA
PINHEIRO, Das marcas no direito comercial
portuguez, França & Armenio, Coimbra, 1916.
[2]
Directiva nº 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos
Estados-Membros em matéria
de marcas, adiante referida abreviadamente como “DM”
[3] Aprovado
pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de
Março, com sucessivas alterações, sendo as últimas as
decorrentes do
Decreto-Lei nº 143/2008,
de 25 de
Julho e da Lei nº
52/2008, de 28
de Agosto adiante referido abreviadamente como “CPI”.
[4]
Designadamente FERRER CORREIA, que afirma que a função jurídica da marca é
apenas a de individualizar produtos ou mercadorias e permitir a sua
diferenciação de outros da mesma espécie e PINTO COELHO, que vai mais longe,
declarando que as marcas designam e identificam as mercadorias ou produtos
sobre que se exerce a actividade económica do seu proprietário, relacionando-os
com a pessoa deste e com o seu exercício mercantil, pondo assim o acento tónico
na função de indicação de proveniência, que F. CORREIA nega por entender que,
nos casos de sinais anónimos, ou designações ou figuras de fantasia, as marcas
não fornecem qualquer indicação sobre a procedência dos bens.
[5] LUÍS
COUTO GONÇALVES, “Direito de Marcas”,
2ª ed., Almedina, 2003,, pags. 18 e ss.
[6] FERRER
CORREIA, “Lições de Direito Comercial”,
Vol. I, Coimbra, 1973, p. 132, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Vol. II –
“Direito Industrial”, Lisboa, 1988,
p. 141.
[7] CARLOS
OLAVO, Propriedade Industrial,
Coimbra, 1997, p. 38, e Propriedade
Industrial - Noções fundamentais, in Col. Jurisprudência, 1987, T. II, p.
22, PINTO COELHO, Lições de Direito Comercial, 1º Vol., Lisboa, 1957, p. 345
[8] Do ponto
de vista económico, esta função é aceite pela generalidade dos autores.
Atribuindo-lhe relevo jurídico, cfr. especialmente autores americanos, citados
por FERNANDEZ NOVOA, Fundamentos de Derecho de marcas, cit., p. 56 e ss.
[9] Tais
como ANNA MARIA TONI, CEDAM, GALGANO ou VANZETTI.
[10] Muitas
das vezes, é a marca o único elemento que permite a diferenciação do consumidor
em virtude da paridade ou similitude entre produtos.
[11] LUÍS COUTO
GONÇALVES, Função Distintiva da Marca, Livraria Almedina, Coimbra, 1999.
[12] REMÉDIO MARQUES, Direito Comercial, Coimbra,
1995, p. 595/597.
[13] CARLOS
OLAVO, Propriedade Industrial, Livraria Almedina, Coimbra, 1997, p. 38 e ss
[14] Neste
sentido Luís M. Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,,
pag. 24.
[15] Neste
sentido Luís M. Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,,
pag. 24.
[16] ANTÓNIO
FERRER CORREIA e MANUEL NOGUEIRA SERENS, A composição das marcas e o requisito
do
corpo do artigo 78.º e do §
único do art.º 201.º do Código de Propriedade Industrial, RDE, Anos XVI a XIX
1990 a 1993, Coimbra, p. 87. Em idêntico sentido, para além de LUÍS COUTO
GONÇALVES segue também PEDRO SOUSA E SILVA que define procedência empresarial
como “todos os produtos que hajam sido
fabricados sob o controle comum de uma mesma entidade, ainda que no âmbito de
um grupo de empresas ou ao abrigo de contratos de licença” in O princípio
da especialidade das marcas, a regra e a excepção, ROA, Ano 58, Janeiro 1998.
p. 385.
[17] ADRIANO
VANZETTI E VICENTO DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 3ª Edizione,
Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2000, p. 126.
[18] Luís M.
Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,, pags. 24 e ss.
[19] Luís M.
Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,, pag. 25.
[20]
Concordamos com SCHECHTER, quando sustenta ser a marca mais que um mero símbolo
do goodwill, mas o mais eficaz meio para criar o goodwillde uma dada empresa, criando num espírito humano uma
imperfeita garantia de satisfação, bem como o desejo de novas aquisições. (Rational Basis of Trademark
Protection, Harvard Law Review, Vol. XL, 1927, p. 819).
[21]
DEMARET, que, embora aderindo a esta tese, admite a protecção legal da função
publicitária, sob certas condições.
[22] Luís M.
Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,, pag. 31.
[23] ISAY, En torno a la Función Publicitaria de la
Marca, ADI, 1982, pp. 62/63.
[24] SCHECHTER, Rational Basis of
Trademark Protection, Harvard Law Review, Vol. XL, 1927, p. 831
[25] PEDRO
SOUSA E SILVA, O Principio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepção:
As Marcas de Grande Prestígio, in Revista
da Ordem dos Advogados, Janeiro de 1998.
[26] Neste
sentido Luís M. Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,,
pag. 155 e ss. e PEDRO SOUSA E SILVA, O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS.
A REGRA E A EXCEPÇÃO: AS MARCAS DE GRANDE PRESTÍGIO
[27] MANGINI,
Il marchio e gli altri segni distintivi, cit., p. 268
[28] Luís M.
Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª ed., Almedina, 2003,, pag. 155.
[29] Neste
sentido decidiu o TJ no caso General Motors v. Yplon (Ac. De 14/09/99,
C-375/97) a propósito da marca Chevy.
[30]
Disponível em http://www.dgsi.pt/jstjf.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2971dd3cfd77d129802577c4004e85c1?OpenDocument
[31]
Disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8950ff50f9bbd3698025755c004beeea?OpenDocument
[32] Neste
sentido PEDRO SOUSA E SILVA, O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS. A REGRA E
A EXCEPÇÃO: AS MARCAS DE GRANDE PRESTÍGIO
[33] Neste
sentido CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, 2005, pag. 123.
[34] Neste
sentido vai acórdão do STJ de 15/02/2007, disponível em www.dgsi.pt.
[35] Luís
Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Livraria Almedina, Coimbra,
1999, pp. 278-279
[36] Neste
sentido decidiu o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/02/2000,
disponível em www.dgsi.pt.
Sem comentários:
Enviar um comentário